關于分案申請,我想我終于知道如何避免“踩雷”了高智課堂

高智導讀:在我國的專利申請實務中,有些規定和程序看似簡單,實則變化多端處處“埋雷”。分案申請就是其中之一。今天,咱們就來聊聊關于分案申請你不得不知的那些事兒。

伯恩利和加的夫 www.kplhlm.com.cn 在我國的伯恩利和加的夫申請實務中,有些規定和程序看似簡單,實則變化多端處處“埋雷”。分案申請就是其中之一。今天,咱們就來聊聊關于分案申請你不得不知的那些事兒。

一、什么是分案申請(WHAT)

根據我國伯恩利和加的夫制度的規定,除了屬于一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型可以作為一件申請提出之外,一件專利申請應當限于一項發明創造,這就是所謂的專利申請的單一性原則。

在一件專利申請的審查過程中,當國家知識產權局認為該專利申請要求?;ざ嘞罘⒚鞔叢於環系ヒ恍砸笫?,將通知申請人在指定期限內對其專利申請進行修改,以滿足單一性要求。這里所說的修改是指對一件專利申請中的發明創造的數量進行限制,具體來說,可以是刪除發明或者實用新型的一組或多組權利要求,也可以是刪除外觀設計的一幅或多幅圖片。

但是,考慮到提出專利申請的申請人已經向國家知識產權局披露了多項發明創造,并表達了期望這一系列多項發明創造均獲得專利?;さ囊庠?,如果僅僅因為單一性要求就迫使申請人僅能保留其中一項發明創造,而對其它的發明創造只能隨后另行提出專利申請,并以隨后的提交日作為其申請日,則顯然,根據先申請原則,申請人的利益勢必會受到損害,這也與專利法的立法宗旨相悖。

基于這樣的緣由,《專利法實施細則》第42條第1款中規定:一件專利申請包括兩項以上的發明、實用新型或者外觀設計的,申請人可以在收到國務院專利行政部門對原申請作出授予專利權通知書之日起兩個月期限(即辦理登記手續的期限)屆滿之前向國務院專利行政部門提出分案申請;但是,專利申請已經被駁回、撤回或者視為撤回的,不能提出分案申請。這就是所謂的“分案申請”的由來和法律依據。

分案申請可以保留原申請(第一次提出的專利申請,也稱為母案申請)的申請日,原申請享有優先權的,分案申請還可以保留原優先權日,這樣就保證了申請人的正當利益不受損害,當然,如果后續授權的話,專利到期日也與母案申請相同。然而,需要注意的是,分案申請在其他方面完全獨立于原申請,與普通專利申請無異。

二、為什么提出分案申請(WHY)

從上文中提到的相關法律條款來看,申請人提出分案申請的緣由似乎非常簡單。但在申請實務中,申請人提出分案申請的目的卻五花八門。總的來說,可以分為以下兩種情況。

第一種情況——被動提出的分案申請

如上所述的,當國家知識產權局在審查意見通知書中指出該專利申請要求?;ざ嘞罘⒚鞔叢於環系ヒ恍砸笫?,申請人為了滿足單一性要求,在原申請中僅保留其中一項發明創造,而對其它不具有單一性的發明創造被動提出分案申請。這也是常規意義上的分案申請。

具體而言,這種“被動提出”的方案申請通常又分為兩大類情況。一類是由于撰寫經驗不足或者檢索不充分而導致原始提交的權利要求書中即包含不符合單一性規定的多項發明創造;另一類則是由于在專利申請的審查過程中對權利要求書的修改而導致缺乏單一性問題的出現。

第二種情況——主動提出的分案申請

在專利申請實務中,有經驗的申請人和代理人有時會主動利用分案申請制度以尋求利益最大化。這就是筆者下面將談到的主動提出的分案申請。

具體而言,這些所謂的“主動提出的分案申請”又可以大致分為以下幾種情況。需要申明的是,以下討論的一些情況也許并不符合分案申請制度的立法本意,但我們不妨僅從有利于申請人利益的角度來看待吧。

01調整策略

專利申請中因各種原因有時會出現這種情況:申請提交時被寫入權利要求書中請求?;さ募際醴槳贛肷昵肴蘇媸迪胍;さ募際醴槳復嬖諂?,或者與實際最具有市場價值的技術方案存在偏差。

在此情況下,只要不超出原申請記載的范圍,申請人就可以利用分案申請來重新調整申請策略。另外,根據專利法實施細則第51條第3款的規定,申請人在收到審查意見通知書后對申請文件進行的修改應當僅針對審查意見通知書中指出的缺陷。因此,對于已經進入審查階段的專利申請,通過提出分案申請能夠避免將僅寫入說明書中而未寫入原權利要求書中的重要技術方案“捐獻”給公眾。正所謂亡羊補牢,為時不晚。尤其是,可以避免根據2009年《司法解釋》第五條中規定的“捐獻原則”而出現的不必要的損失。

02盡量止損

這種情況其實可以看成是上一種情況的特殊情況。在某件專利申請已經被駁回或者已經進入復審程序且復審前景不甚樂觀的情況下,如果這樣的不利局面是由于原申請文件的撰寫失誤等原因導致的且原說明書中記載的內容中又確有具有?;ぜ壑檔募際醴槳?,則申請人此時可以提出分案申請,?;は嚶Φ募際醴槳?,盡量止損。

03打破僵局

在發明專利的申請過程中,經?;岢魷稚昵肴撕痛砣擻肷蟛樵倍雜誆糠秩ɡ籩械募際醴槳傅男掠斃院痛叢煨緣娜隙ù嬖誚洗蟛鉅?,以致申請的審查周期變長,甚至導致案件的授權前景黯淡。

在此情況下,為了打破審查僵局,申請人不妨先“壯士斷腕”,盡量將權利要求書修改至符合審查員要求的文本,與此同時,依照之前具有較大爭議的權利要求書(甚至可以是原權利要求書)提出分案申請。這樣,以暫時犧牲原申請的部分利益為代價尋求爭議技術方案經過二次審查而獲得授權的機會。一旦成功,即可“李代桃僵”。

04搶占申請日

在大多數情況下,申請人(尤其是企業申請人)在專利申請的過程中會給申請策略的制定以及申請文件,尤其是權利要求書的撰寫預留出充足的時間。但俗話說的好,計劃趕不上變化。當突發事件導致原本充足的時間變得緊迫時,申請人往往來不及按部就班地展開上述各項工作。此時,申請人就可以充分利用分案申請制度為尚未理出頭緒的多個技術方案搶占申請日。

在這種情況下,申請人不妨考慮把所有相關的技術方案全部放入專利申請文件的說明書以及說明書附圖中,并簡單撰寫出明顯不具備單一性的多組權利要求。在如此“明修棧道”之后,申請人就可以繼續從容地按部就班地展開相應的工作,然后利用分案申請實現自己真實的?;げ唄?,當然這樣做的前提是需要對所有擬提交的技術構思形成完整的技術方案。

05制約競爭對手

眾所周知,發明專利申請的確權周期往往很漫長,但商業市場的局勢發展卻是瞬息萬變。如果一項發明專利申請能夠覆蓋競爭對手未來將上市的產品卻又不被競爭對手提前發覺,而是像地雷或潛艇一樣先隱藏起來,等到關鍵時刻再給予對方致命一擊,這樣的專利申請一定具有極大的商業價值。

與上一種情況類似的是,在此情況下,需要先將盡可能多的技術方案放入說明書中,并撰寫出明顯不具備單一性的多組權利要求。然后,盡量采用各種策略使該母案申請保持懸而未決的“pending”狀態。這樣,申請人就可以有充足的時間研究市場部門隨后獲得的關于競爭對手的產品的情報,靜觀其變,見招拆招。如果能夠形成針對性覆蓋對手新產品的分案申請,就能夠實現對競爭對手的有效制約。

三、怎樣提出分案申請(HOW)

對于提出分案申請時的要求,之前已有多篇文章進行了詳細闡述。因此,在該部分中,筆者僅結合最新發布的專利審查指南修改草案、針對分案申請的遞交時間和分案申請的申請人和發明人這兩個方面加以說明。

01分案申請的遞交時間

根據《專利法實施細則》第42條第1款的規定,申請人可以在收到國務院專利行政部門對原申請作出授予專利權通知書之日起兩個月期限(即辦理登記手續的期限)屆滿之前向國務院專利行政部門提出分案申請;但是,專利申請已經被駁回、撤回或者視為撤回的,不能提出分案申請。

并且,根據專利審查指南的規定,對于審查員已發出駁回決定的原申請,自申請人收到駁回決定之日起三個月內,無論申請人是否提出復審請求,均可以提出分案申請;在提出復審請求以后以及對復審決定不服提起行政訴訟期間,申請人也可以提出分案申請。

另外,最新發布的《專利審查指南修改草案(征求意見稿)》首次明確了“再次分案申請的遞交時間應當根據該存在單一性缺陷的分案申請審核,不符合規定的,不得分案”。

還有,筆者想強調是,分案申請的提交期限是不可以延期的,過了這個法定期限,就沒有辦法提交分案申請了。因此,如果申請人有提交分案的意愿,時限監控至關重要。

02分案申請的申請人和發明人

分案申請的申請人應當與原申請的申請人相同;不相同的,應當提交有關申請人變更的證明材料。分案申請的發明人也應該是原申請的發明人或者其中的部分成員。

在最新公布的《專利審查指南修改草案(征求意見稿)》中,國家知識產權局對分案申請以及針對分案申請提出再次分案申請的申請人和發明人作出了進一步明確規定。

針對分案申請提出再次分案申請的申請人應當是該分案申請的申請人。

如果原申請的申請人需要轉讓原申請的申請權(或專利權),則應當在原申請的著錄項目變更手續合格之后再提出分案申請。如果分案申請的申請人需要轉讓該分案申請的申請權(或專利權),則應當在分案申請提出的同時或之后,辦理著錄項目變更手續。

針對分案申請提出再次分案申請的發明人應當是該分案申請的發明人或者是其中的部分成員。

以上僅是筆者在日常工作中對于在提出分案申請時如何避免“踩雷”的一些體會和想法,如有任何不妥之處,請不吝指出。(來源:康信知識產權)

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